Slim internationaal licentiëren: juridische aandachtspunten voor hightech bedrijven

Wat zijn de juridische uitdagingen bij licentieovereenkomst?

Veel hightech maakbedrijven willen hun technologie, software of merken internationaal vermarkten zonder direct grote investeringen te doen in het buitenland. Een veelgebruikte route is het aangaan van een samenwerking met een lokale partner via een licentieovereenkomst. De technologie of het merk blijft dan in eigen hand, maar een derde partij krijgt het recht om deze (al dan niet exclusief) te gebruiken en op de markt te brengen. Maar let op: onduidelijke afspraken of ontbrekende clausules kunnen leiden tot conflicten of zelfs verlies van controle over je intellectuele eigendom. Zeker bij internationale samenwerking is een goede juridische basis essentieel.

Intellectuele eigendomsrechten als kern van je waardepropositie

Voor veel technologiebedrijven zit de echte waarde in hun intellectuele eigendomsrechten zoals:

• Octrooirechten (bescherming technische uitvindingen);
• Merkrechten (bescherming onderscheidingstekens zoals naam en logo);
• Auteursrechten (bijvoorbeeld op software of technische documentatie);
• Modelrechten (bescherming van het uiterlijk van producten);
• Databankrechten (relevant bij grote hoeveelheden(sensor)data).

Als rechthebbende heb je op grond van Nederlands recht het exclusieve recht om deze rechten te gebruiken of in licentie te geven. Werk je met distributeurs, OEM-partners of agenten, dan is het essentieel om die afspraken goed vast te leggen, bij voorkeur schriftelijk en juridisch sluitend.

Welk typen licenties kies je? 

De keuze voor het type licentie hangt sterk samen met je commerciële doelen, markt- en internationale strategie en de aard van de technologie die je wilt licentiëren. Zo kan een exclusieve licentie interessant zijn wanner je een strategische samenwerking aangaat in een specifieke markt of regio. De licentienemer krijgt dan als enige het recht om het intellectuele eigendomsrecht te gebruiken binnen dat gebied of marktsegment, terwijl je als licentiegever toezegt het recht daarvan niet zelf te gebruiken of aan anderen te verlenen. Dit zorgt voor een sterke marktpositie voor de licentienemer, maar legt je als rechthebbende stevige beperkingen op.

In andere gevallen kan een niet-exclusieve licentie aantrekkelijker zijn. Je behoudt dan de vrijheid om Intellectuele eigendomsrechten (IE-recht) ook aan andere partijen te verlenen, wat bijvoorbeeld zinvol is bij standaardsoftware of technologie die je breed wilt vermarkten.

Een tussenvorm is de sole licentie, waarbij je het recht zelf nog mag exploiteren, maar het niet aan andere derden mag licentiëren. Tot slot zijn er de open licenties, waarbij het gebruik van de technologie of software onder vooraf gesteld voorwaarden aan meerdere partijen wordt toegestaan, zoals gebruikelijk is bij open-source modellen.

Welke vorm je ook kiest: zorg ervoor dat de licentie past bij je commerciële doelstellingen én in overeenstemming is met de geldende concurrentie- en mededingingsregels in de relevante landen of regio’s. Vooral bij exclusieve afspraken in het buitenland is juridisch maatwerk vereist.

In 2024 is de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) vastgesteld. Lidstaten moeten deze richtlijn uiterlijk in 2026 omzetten in nationale wetgeving, waarna de verplichtingen gefaseerd van toepassing worden op grote ondernemingen. 

Wat betekent dit voor licentieovereenkomsten?

Grote ondernemingen worden verplicht om due dilligence uit te voeren in hun internationale ketens. Dat raakt ook hightech maakbedrijven met buitenlandse licentiepartners.

Licentieovereenkomsten moeten daarom steeds vaker bepalingen bevatten over:

• Ketentransparantie;
• Naleving van milieu- en mensenrechtennormen;
• Arbeidsomstandigheden;
• Audit- en rapportageverplichtingen.

Grote ondernemingen moeten deze verplichtingen juridisch kunnen afdwingen bij hun ketenpartners, waaronder licentienemers. Dit vraagt om duidelijke en juridisch afdwingbare clausules in licentieovereenkomsten.

Wat staat er in een robuuste licentieovereenkomst?

Bij internationale licentieovereenkomsten komt meer kijken dan bij nationale licentieovereenkomsten. Denk aan de volgende aandachtspunten:

• Onderwerp van de licentie: wat wordt precies gelicentieerd: technologie, merk, software, knowhow?
• Territoriale reikwijdte: voor welk land of regio geldt de licentie?
• Type licentie: exclusief, niet-exclusief, sole?
• Looptijd en beëindiging: inclusief beëindiging bij inbreuk of wanprestatie?
• Royaltystructuur: vaste vergoeding, omzetafhankelijke royalty’s of een combinatie? Denk aan valuta- en fiscale aspecten. 
• Kwaliteitsborging: mag de licentienemer je merk gebruiken? Zo ja, onder welke voorwaarden?
• Sub-licenties: mag de licentienemer zelf ook weer sublicenties verlenen?
• Verplichtingen ten aanzien van handhaving bij inbreuk: wie onderneemt actie bij IE-inbreuk?
• Geheimhoudingsbepalingen: essentieel bij licentie van technische knowhow.
• Toepasselijk recht en forumkeuze: welk recht is van toepassing en welke rechter is bevoegd bij een geschil?
• IP-registraties in het buitenland: zorg dat IE-rechten ook in het relevante land geregistreerd zijn of worden.

In een internationale setting komt daar nog bij dat je te maken krijgt met verschillen in rechtsstelsels. Waar in het ene land een mondelinge afspraak afdwingbaar kan zijn, kan die in een ander land juridisch nietig zijn. Zorg dus altijd voor een schriftelijke overeenkomst die zowel juridisch sluitend is als praktisch toepasbaar.

Wat zijn veelvoorkomende valkuilen bij internationaal licentiëren?

Bedrijven vergeten weleens om hun intellectuele eigendomsrechten tijdig in het buitenland te registreren. Je kunt je rechten dan niet afdwingen. Ook ontbreekt in overeenkomsten vaak een duidelijke bepaling over welk recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is bij een geschil. Onzekerheid en hoge proceskosten zijn het gevolg.

Een ander probleem is dat afspraken over kwaliteitscontrole ontbreken; cruciaal om reputatieschade te voorkomen. Ook wordt niet altijd de juiste licentievorm gekozen. Je handelt dan onbedoeld in strijd met het mededingingsrecht. Denk aan het maken van concurrentiebeperkende exclusieve afspraken zonder juridische onderbouwing. Verder is de royaltystructuur vaak onvoldoende uitgewerkt, met discussie over betalingen en rapportages tot gevolg. Tot slot worden licentievoorwaarden soms opgesteld zonder rekening te houden met dwingendrechterlijke bepalingen in lokale wetgeving.

Onder Nederlands recht geldt bovendien dat overeenkomsten vormvrij zijn, maar bewijsproblemen liggen altijd op de loer. Een schriftelijke overeenkomst is dus sterk aan te raden.

Internationaal licentiëren biedt enorme kansen voor hightech maakbedrijven, maar vraagt om doordachte juridische aanpak. Een goede licentieovereenkomst sluit aan bij je commerciële strategie, voldoet aan Nederlands en Europees recht en houdt rekening met internationale compliance- en fiscale ontwikkelingen. Houd grip op wat voor jouw onderneming het meest waardevol is: je intellectueel eigendom.

Meer weten?

aaff is graag overal van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wil je zeker weten dat je licentieovereenkomst toekomstbestendig is? Onze juristen zijn expert op het gebied van het opstellen, beoordelen en heronderhandelen van nationale en internationale licentieovereenkomsten. Neem contact op met onze juristen ondernemingsrecht.